在先商標經過使用和宣傳具有較高的知名度，相關公眾可將使用在同種或者類似服務上申請商標與在先商標聯系在一起，不會對服務來源產生混淆誤認。

 案號

(2015)京知行初字第425號

(2015)高行(知)終字第2546號

 當事人

原告（上訴人）：廣西三品王餐飲管理有限公司

被告（被上訴人）：商標評審委員會

裁判要點

基礎注冊商標經過使用獲得一定知名度，從而導致相關公眾將其在同種或類似商品上在后申請注冊的相同或近似商標，與其基礎注冊商標聯系在一起，并認為使用兩商標的商品均來自該商標注冊人或與其存在特定聯系的，基礎注冊商標的商業信譽可以延續至在后申請注冊商標。

 引用法條

《商標法》第三十條規定，申請注冊的商標，凡不符合本法有關規定或者同他人在同一種商品或者類似商品上已經注冊的或者初步審定的商標相同或者近似的，由商標局駁回申請，不予公告。

 案情簡介

2002年1月17日，第3070814號“三品王”商標（在先商標）申請注冊，核定使用在第43類餐廳、飯店等服務上。

上圖為在先商標

2008年6月10日，第6774172號“三品及圖”商標（引證商標一）申請注冊，核定使用在第44類療養院、醫院等服務上。

上圖為引證商標一

2010年10月22日，第8770370號“三品農莊”商標（引證商標二）申請注冊，核定使用在第43類餐廳、飯店等服務上。

上圖為引證商標二

 2011年7月4日，第9670802號“三品樓”商標（引證商標三）申請注冊，核定使用在第43類出租椅子、桌子等服務上。

上圖為引證商標三

 2011年4月19日，在先商標經核準轉讓至原告。在先商標有效期滿后未續展。

2011年11月17日，原告申請注冊第10200366號“三品王”商標（申請商標），指定使用在第43類餐廳、飯店、養老院、出租椅子、桌子等服務上。

上圖為申請商標

商標局駁回申請商標的注冊申請。

原告向商評委申請復審。

2014年12月23日，商評委認定：在先商標的注冊人未在法定期限內申請續展，已喪失專用權；申請商標與引證商標一、二、三構成使用在相同或類似服務上的近似商標，駁回其在復審服務上的注冊申請。

原告不服，提起行政訴訟。

法院觀點

【一審法院】

1、申請商標與引證商標一、二、三構成使用在類似服務上的近似商標，且原告尚不足以證明申請商標與引證商標一、二、三能夠相區分；

2、其他商標注冊情況并非申請商標獲準注冊的當然依據。

因此，申請商標的注冊申請違反了《商標法》第三十條、第三十一條的規定。

故，駁回原告的訴訟請求。

【二審法院】

1、若商標注冊人的基礎注冊商標經過使用獲得一定知名度，從而導致相關公眾將其在同一種或者類似商品上在后申請注冊的相同或者近似商標與其基礎注冊商標聯系在一起，并認為使用兩商標的商品均來自該商標注冊人或與其存在特定聯系的，基礎注冊商標的商業信譽可以延續至在后申請注冊的商標；

2、判斷在后申請商標相對于引證商標是否符合《商標法》第三十條或第三十一條規定時，可以考慮基礎注冊商標對在后申請商標的影響，即因商譽延續所產生的市場區分，最終仍以相關公眾是否會產生混淆誤認為核心，并維護商標先申請注冊制度和遵守混淆誤認綜合判斷原則；

3、當存在基礎注冊商標的情況下，判斷在后申請商標相對于引證商標是否構成《商標法》第三十條或第三十一條所規定的使用在同一種或類似商品上的近似商標時，可以綜合考慮以下因素：

（1）在后申請商標與基礎注冊商標、引證商標在標志上的相同或近似程度；

（2）在后申請商標與基礎注冊商標、引證商標在所使用的商品上的類似程度；

（3）基礎注冊商標的使用時間（含是否持續使用）、知名度和影響范圍；

（4）基礎注冊商標與在后申請商標的使用人或注冊主體的相互關系；

（5）基礎注冊商標是否被注銷或撤銷，如系被注冊或撤銷，被注冊或撤銷的原因是否影響在后申請商標的合法性；

（6）引證商標的使用情況和知名度。

4、申請商標與在先商標（即基礎注冊商標）標志完全一致，與引證商標一、二、三相比，盡管包含“三品”字樣，但在含義、讀音上尚有一定區分，整體組合具有一定區別；

5、在先商標經過使用和宣傳，已于2010年被認定為廣西著名商標，在相關公眾中具有較高的知名度，形成一定的市場格局；

6、申請商標的注冊申請系基于正當商業需求，不具有攀附引證商標的意圖，且申請商標的申請人與在先商標的注冊人及實際使用人是一致的；

7、相關公眾可以將使用在同一種或者類似服務上申請商標與在先商標聯系在一起，并認為使用兩商標的商品或服務均來自該商標注冊人或與其存在特定的聯系，故“三品王”品牌通過使用產生的商譽可以延續，并產生積極的指向商品來源的作用；

8、在先商標雖然被注銷，但注銷的原因是沒有續展，表明該商標并非因為不符合《商標法》規定的注冊條件而喪失專用權。

因此，申請商標指定使用在餐廳、飯店等服務上與原告形成了一一對應關系，能夠與引證商標一、二、三相區分，不致引起相關公眾對服務來源產生混淆誤認，故申請商標在上述服務上的注冊申請并未違反《商標法》第三十條、第三十一條的規定。

 故，撤銷一審判決；撤銷商評委的決定，并責令其重新作出決定。

余力律師讀判例

在商標授權行政訴訟程序中，法官會綜合全案事實情況來判斷是否授權，而不僅僅著眼于商評委的駁回理由。從本案適用法律來看，商評委、一審法院均適用《商標法》第三十條，即在先注冊商標障礙，所以二審法院只要審查“三品王”和幾個引證商標“三品樓”、“三品”和“三品農莊”在類似服務上是否構成近似這個爭議點就可以了。涉案商標以“三品”為顯著區分特性，且“三品”對于指定使用的服務上是臆造詞，若僅從靜態角度觀察，商評委的決定和一審法院的判決是有理由的。

但是，本案中申請商標“三品王”有其特殊性，由申請人持有的在先注冊商標，后因未續展而喪失專用權。同時，該商標已被大量使用，具有相當的知名度。也是基于此二審法院雖然也適用《商標法》第三十條，但結論卻截然不同。二審法院認為應該對該“三品王”商標原有的市場利益給予承認和保護，在后申請的商標有條件地繼承在先注冊商標的商譽，而不是僅僅判斷幾個商標之間是否構成相似。

本案判決告訴我們兩點：第一，商標管理很重要。十年的商標有效期內必須續展，不然失權后再申請注冊，可能就會遇到在先的沖突商標。第二，在商標行政訴訟中，要突破三十條“在先注冊商標障礙”的理由，可以在商標使用證據上做文章。法院認可申請商標在已使用后的商譽利益應該得到承認和保護。

文章來源：公眾號“商標訴訟”